关于中国商标许可备案和ABC公司运动鞋许可项目的调研报告
内容提要
事实背景
从2009年3月19日的会议中，我们了解到有关ABC的以下事实：
最近ABC公司与XYZ公司合并。因此，ABC公司商标的范围已显著扩展，从全球范围内来看，注册商标数从500个增加到了900个。
上海ABC公司负责亚洲区所有的商标注册。
ABC公司的商标转让和许可将在中国有很大的工作量，
ABC公司还在线出售它旗下几个主要品牌的运动鞋，包括“CLP”。目前，购买方未经ABC公司的书面商标许可就可以在线订购运动鞋并在产品上使用。
ABC公司计划将来建立一个制度，所有购买方网上订购运动鞋时须经商标许可。
根据中国法律，ABC公司是否须将商标许可合同的原件备案，还是只备案一个“简式许可合同”即可？
法规和规章
中华人民共和国商标法第40条规定
商标注册人可以通过签订使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
商标使用许可合同应当报商标局备案。
经过法律调查，我们还发现一个特殊的商标许可备案的法规，《商标使用许可合同备案办法》（以下简称“办法”）1997年8月1日生效。该办法第6条列列举了商标许可合同中至少必须具备的6个要件：
许可使用的商标及其注册证号；
许可使用的商品范围；
许可使用期限；
许可使用商标的标识提供方式；
许可人对被许可人使用其注册商标的商品质量进行监督的条款；
在使用许可人注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的条款。
该办法中尚有其他条款要求提交商标使用许可合同副本。例如，该办法第四条规定，商标使用许可合同自签订之日起三个月内，许可人应当将许可合同副本报送商标局备案。同样，办法第七条规定，申请商标使用许可合同备案应当提交商标使用许可合同副本。第18条规定，许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内，将许可合同副本报送所在地工商行政管理机关备案。
分析
基于前述分析，中国现存商标法律法规似乎没有对当前问题做出具体规定。
但是根据办法第4条、第7条和第18条提到的合同“副本”的要求，可以推断当前法律要求许可人提交完整的商标使用许可合同进行备案，例如，商标使用许可合同全文正本副本。
尽管如此，就上述问题我们咨询过至少4位当地商标代理人，他们都一致认为，实践操作中，大部分商标许可人进行商标许可备案时只提交满足该办法第六条要求的“精简版许可”，和/或仅仅提交商标使用许可合同中该办法第6条规定必须具备的部分。
因此，在这个问题上，似乎严格的立法规定和实践操作存在冲突之处。
未能进行商标使用许可备案的法律风险
1993年10月19日国家工商行政管理局商标局关于开展清理商标使用许可合同工作的通知（以下简称“通知”）第3条规定：
对于未签订商标使用许可合同而实施商标许可行为的和签订了商标使用许可合同但未及时报送备案的，应责令其限期改正。逾期不改正的，应根据《商标法》及其《实施细则》规定处以１万元以下的罚款，直至报请商标局撤销该注册商标。
该通知明文规定，如果工商局发现有未按规定和及时报送商标许可合同备案者，工商局将给予漏报者一定时间，以纠正这一疏忽。逾期不报者，工商局可对其罚款最高达1万元，情节严重的，可以报请商标局撤销其注册商标。
经我方与本地商标代理人沟通，他们普遍感到很难预测受到工商局处罚的几率，因为实践中，不同地方工商行政管理机关进行检查的频率，措施等各不相同，但他们确定，前述情况一旦被发现，一定会受到处罚。
建议 我们理解ABC公司可能不愿因为备案而向公众公开商标使用许可合同的全部文本。同时，ABC公司应当按照符合中国商标法要求的步骤行事。因此，我们提供两个可行方案供ABC公司参考。
A方案：
签订“示范商标使用许可合同”作为完整商标合同的附件，并报送备案。
前述办法中包括一个附件1.“示范商标使用合同”（请参见本文末尾）
我们建议ABC公司继续准备并签订其“标准”完整商标使用许可合同，但是，不过，我们建议在ABC“标准”商标使用许可合同之后增加一段示范合同的内容，该示范合同双方同意签署并报送备案示范，以符合中华人民共和国商标法的要求。
该示范合同内容简短，只有12条。其中第12条规定了其他事项。我们建议，示范合同的12条可对签约双方基于示范合同已付诸执行现报送备案，在此之前已经签署协议的事实加以表述。
为更加保险，我们将建议ABC公司不要将其“标准商标许可合同”表述为“商标使用许可合同”（商标许可合同），可以为替换别的名称，如“运动鞋使用协议”。这样，“商标使用许可合同”（商标许可合同）应仅指该示范合同。
这个方案严格的遵循了相关法律法规的要求。
方案：B
与被许可人签署两份商标使用许可合同，一个简短版本，一个详细版本，将简短版本报送商标局备案。
这个计划更容易操作，因为从技术上说，仅仅需要从完整详细的合同中抽取部分内容即可构成简式合同文本。
我们认为上述两个办法既能使ABC公司与被许可人之间保密，又能向商标局备案披露必要的信息。
经过与当地律师的沟通，他们还确认，在实践中，公司签订两项合同，将简式合同报送商标局备案是常用做法。其中一名律师指出，这也将为经常性从事商标许可项目的外国公司节省大量的翻译费用。
我们乐意为您提供推荐的语言版本以执行前述措施。我们同样愿意为您审查ABC标准完整的商标许可合同并提供建议。
因为运动鞋购买方与ABC公司没有签订书面商标许可协议，ABC公司目前的在线运动鞋订购项目是否存在什么法律风险？
背景介绍
我们在ABC公司的网站和www.lawspirit.net审查了在线订购运动鞋的程序和运动鞋指南。
经审查，购买方只要满足了指南的要求，无须签订商标许可协议即可订购运动鞋。我们认识到您需要我们对ABC公司在中国此方面实践的法律风险进行评估。
未经签订书面商标许可协议在线订购运动鞋可能触犯中华人民共和国商标法
中华人民共和国商标法第40条明文规定：
商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。
按照中文文本，很清楚第40条是指书面商标许可合同。
同样，办法第2条规定：商标注册人许可他人使用其注册商标，必须签订商标使用许可合同。按照中文文本，很清楚办法第二条指的是书面商标许可合同。
尽管可以用运动鞋订购方的在线购买记录构成了购买方和ABC公司的默示合同作为抗辩理由，但是当前ABC公司的此种实践做法可能违反了商标法第40条和办法第2条。
ABC公司未签订书面商标许可合同而从事商标许可行为的法律风险
如果ABC公司被认定触犯了中华人民共和国商标法，则ABC公司可能会面临行政处罚，包括罚金和/或撤销注册商标。
法律标准
通知第3条对次情况同样适用，同样该条也适用于“商标许可活动……未订立书面商标许可合同的……”
分析
通知表述很清晰：
如果工商局发现有未订立书面商标许可合同而进行商标许可者，工商局将给予漏报者一定时间纠正这一疏忽。逾期不改，工商局可对其罚款最高达1万元，情节严重的，可以报请商标局撤销其注册商标。
经咨询当地商标代理人我们了解到，实践中，工商局并不经常对商标许可是否签署了书面许可合同进行监督。
但是，工商局在突击检查违法者之前可能要求查阅备案的商标许可合同。如果请求工商局进行突击检查的一方未能提供备案的商标许可合同和/或者在其名下的注册商标，则工商局可能会对该申请突击检查者采取措施。
但是，我们预计ABC公司这方面的风险比较低。我们推定ABC公司是唯一行使其商标权的主体，ABC公司不会允许其被许可方行使商标权。因此ABC公司能够随时向工商局提供注册商标。
建议措施
我们建议ABC公司对其在线订购运动鞋项目进行修订，至少也要就中国订购运动鞋方进行修订。ABC公司应当要求中国购买方和ABC公司签订一个简单的符合中国商标局要求的在线商标许可协议。例如，ABC公司可以在购买者进入购买程序之前对中国商标局的有关要求进行提示。如果该购买方能够在线打印该许可合同更好，则该简短的商标许可能够在中国商标局进行备案。
我们不认为ABC公司修改其在线订购运动鞋项目将存在法律风险。同时我们认为，考虑到大量的运动鞋购买者，这个办法对ABC公司是非常便利的。
经过和当地代理人的讨论，他们认为该在线电子合同可以通过这样的程序实施。
ABC公司该如何构建其商标许可制度以避免在中国受到货币限制？
背景简要
如你所知，中国公司不能自由地进行外汇支付（如美元或瑞士法郎）。国家外汇管理局（外汇局）调控中国公司使用外汇所进行的支付。
ABC公司可以：（1）了解外汇局关于商标许可的要求；（2）获取关于如何避免这些要求的建议。
外汇局与商标许可合同
根据我们的调查结果可知，一家公司要想避开外汇管理局对其对外贸易的要求是很难的。
首先，外汇局为了加强对外贸易的真实性，发布了几部法规和通告。
《进口付汇核销贸易真实性审核规定》（简称“付汇审核规定”）第2条规定：“本规定所称“贸易真实性”系指进口单位对外支付的或对外承诺的进口付汇，应当用于国际贸易结算、并在规定时间内有对应的货物报送进口或以其他方式抵补，且有关凭证真实有效。
进口付汇贸易真实性的审核分事前备案和事后到货报审核查两部分。”
《付汇审核规定》第4条规定了进口单位申请备案时应提供的单证及需要进口合同的各种情形，其分别为信用证项下、托收项下、汇款项下、预付款项下以及代理进口项下等。
《付汇审核规定》第10条规定，除货到付汇外，外汇局通过审核、抽查进口单位向外汇局报审的海关进口货物报关单及其他凭证，核查所有进口付汇的贸易真实性。对货到付汇项下的进口付汇，外汇指定银行应对有关海关进口货物报关单进行贸易真实性审查，外汇局可对外汇指定银行的审查情况进行抽查。
《付汇审核规定》第15条规定，对于经审核，发现进口单位的进口付汇无贸易真实性等违反《贸易进口付汇核销监管暂行办法》及本规定的，外汇局应及时将其列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”，并按《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。
因此，在外汇支付之前，ABC与中国许可证持有人之间的合同将由银行审查的可能性很大。
关于单个的许可证持有人，《国家外汇管理局关于印发个人外汇管理办法实施细则的通知》（简称“实施细则通知”）第6条规定，外汇指定银行（以下简称“银行”）应根据本实施细则中的规定审核个人外汇业务，不得伪造、变造任何交易。
《实施细则通知》第39条进一步规定，任何银行或个人违反《个人外汇管理办法》与本实施细则中的规定，均应由外汇部门依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他的有关规定进行处罚。《中华人民共和国外汇管理条例》或其他的有关条例中没有明确规定的，应对银行处以不高于30000元，个人处以不高于1000元的罚款。
因此，有必要审核单个的许可证持有人外汇使用的真实性。
1998年3月27日，国家外汇管理局专门颁布了《国家外汇管理局关于加强进口无形资产货币买卖管理若干问题的通知》（简称“货币买卖通知”）。《货币买卖通知》引导外汇指定的中国银行（指定行）在作出外汇转让之前审核某些信息。
《货币买卖通知》的第2条与商标有关。第2条的第1款规定了商标许可，但不包括专利、专有技术协议和/或任何商标的分配。在这种情况下，指定行需要确认以下两项：（1）商标许可合同；（2）中国商标局发布的商标许可合同备案通知。
因此，为了以外汇方式向ABC公司支付商标许可费，ABC公司的中方许可证持有人需要向其制定行提交：（1）商标许可合同；（2）中国商标局发布的商标许可合同备案通知。
我们向外汇局与银行咨询向海外转移外汇的实务程序，确认银行在大部分情况下会在转移货币之前审核其理由与相关证据。
建议措施
结论 我们相信上述的分析是有用的。我们期待在国际商标协会中与您进一步探讨这些问题。
致敬
万法通
商标许可备案的另一个原因在于许可行为会被视为ABC公司在中国的商标的自动“使用”，因而避免连续3年不使用商标将会被撤销这一情况。
《中华人民共和国商标法》第44条规定，“使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：……（4）连续三年停止使用的”
我们获悉ABC公司在中国拥有众多的注册商标。如果ABC公司不在中国亲自使用其商标，那么，一个潜在的风险是别人可以根据“连续三年停止使用”这一规定而申请撤销该商标。在这种情况下，如果ABC公司在中国商标局有许可合同备案，则该许可行为将自动视为受质疑商标的“使用”。另外，ABC公司将会接到该申请的官方通知，进而向中国商标局提供书面许可合同以对抗该申请。
我们获悉ABC公司计划要求所有购买运动鞋的中国许可证持有人提供书面合同。
《中华人民共和国商标法》第40条规定，“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。”
《中华人民共和国合同法》第41条规定，“对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。”
因此，ABC公司应当遵守中国商标局关于运动鞋购买合同的要求，并谨慎制备标准合同。另外，当争端发生时，该合同应当作出有利于持牌人的解释。
附件一：
商标许可合同（样本）
合同号：
签订地：
商标让与人（甲方）：
商标被许可人（乙方）：
根据中华人民共和国商标法第26条与商标法实施细则的第35条规定，甲方和乙方经过友好协商签订该商标许可合同。
1.甲方授予乙方将其用于_____（种类）_____（商品）_____号的注册商标在_____（种类）_____（商品）上使用。
商标标识：
2.许可使用期自__年__月__日至__年__月__日。本合同期满后，,如是需要延期使用,甲方和乙方应另外续签商标使用许可合同。
3. 甲方有权监督乙方使用其注册商标的商品的质量，乙方应保证其使用他人注册商标的商品的质量。
具体措施为：_____________________________________________
4.乙方必须在使用他人注册商标的商品上表明其企业名称与生产地点。
5. 乙方不得随意更改甲方注册商标的符号、图形或组合，且不得在商标许可使用范围之外使用商标。
6.未经甲方授权，乙方不得以任何方式和理由许可任何第三方使用该注册商标。
7.使用注册商标标识的方法：________________________________________
8.许可费与付款方式：_____________________________________________
9.如果在合同期满前终止本合同，甲方和乙方应当自终止日起一个月内，以书面形式通知商标局和合同终止时县级以上人民政府所在地的工商行政管理各个部门。
10. 合同的违约责任：_____________________________________________
11.争端解决：_____________________________________________
12.其他事项：
本合同一式__份，甲方和乙方应当自合同签订日起3个月内，向县级以上人民政府所在地的工商行政管理各个部门提交本合同的副本，用于存档和查询，且甲方应当向商标局提交本合同的副本用于备案。
商标让与人（甲方）： 商标被许可人（乙方）：
（盖章） （盖章）
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
邮编： 邮编：
年 月 日 年 月 日
